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美国专利申请的特殊制度

发布日期:2021-05-15 点击:1752

专利期限调整(Patent Term Adjustment, 简称PTA)是美国专利申请中的一个特殊制度。

1994年,美国国会制定《乌拉圭回合协议法案》(Uruguay Round Agreements Act,URAA)以执行在乌拉圭回合多边贸易谈判中达成的协议。根据URAA,国会将专利(外观设计专利除外)的保护期限从自授权日起17年修改为自申请日起20年。[1]


但随之而来的问题是,由于专利保护期自颁发之日起算,如果美国专利商标局(USPTO)不当延长审查进程,将会造成权利人实际拥有的保护期缩短,甚至短于法律修改前的“自授权日起17年”。因此,美国国会在URAA中规定专利期限调整(PTA)制度,该制度于1999年《美国发明人保护法案》(American Inventors Protection Act,AIPI)中得到扩充和完善。


PTA制度是指,当USPTO不当拖延审查进程时,不当延迟一天,专利保护期将延长一天(即PTA天数增加一天);同时,如果因申请人自己的原因导致审查延迟,将从PTA天数中扣除相应的延迟天数。这也就导致了美国专利的保护期通常不是自申请日起20年整,而是自申请日起20年+PTA天数。


美国专利保护期=自申请日起20年+PTA天数
PTA天数=USPTO延迟天数-申请人延迟天数


一、USPTO延迟


USPTO延迟[2]可以分为以下三种类型,在计算PTA天数时,USPTO延迟天数就是以下三类延迟天数的总和。
(一)A类延迟:USPTO未在规定期限内作为

1.自申请日或国家阶段开始之日起14个月内,USPTO未发出任何审查阶段的通知(如rejection, objection or requirement)或者授权(allowance)通知。


2.在申请人提交上述通知(rejection, objection or requirement)的答复或者提起上诉后4个月内,USPTO未给出任何回应。


3.在专利审判和上诉委员会或联邦法院对至少包含一项可授予专利的权利要求的申请案作出判决后4个月内,USPTO未处理该申请案。


4.在申请人缴纳授权费且满足所有重要要求后4个月内,USPTO未颁发专利。


上述期限届满之后,USPTO才采取相应作为的,即为A类延迟。从上述期限届满的次日起算,一直到USPTO采取相应作为之日,期间的每一天都要计算到PTA天数当中,以补偿权利人的保护期损失。


(二)B类延迟:超过3年未颁发专利


自申请日或国家阶段开始之日起3年内,USPTO未能颁发专利,即为B类延迟。从3年期限届满的次日起算,一直到专利颁发之日,期间的每一天都要计算到PTA天数当中。但期间如果出现以下程序,那么这些程序所消耗的时间(天数)要从B类延迟天数中扣除:


(1)继续审查程序(continued examination,即RCE);


(2)溯源程序(derivation),该程序在《美国发明法案》实施之前称为抵触程序(interference);


(3)保密命令(secrecy orders)的执行;


(4)专利审理和上诉委员会或者联邦法院审理上诉;


(5)申请人请求启动的程序,但是美国专利法第154(b)(3)(C)条所允许的程序除外。


(三)C类延迟:因溯源程序、保密命令和上诉而导致的延迟。这些程序从B类延迟中单列出来,以避免延迟期间的重复计算。



二、申请人延迟


申请人延迟[3],是指由于申请人未尽合理努力完成专利申请(failed to engage in reasonable efforts to conclude prosecution of the application)而导致的延迟。根据美国专利法及其实施细则[4]的规定,以下情形可视为“申请人未尽合理努力完成专利申请”:


1.申请人未在3个月内答复USPTO发出的审查阶段的通知(rejection, objection, argument , or other request);


2.申请人请求暂停专利申请程序;


3.申请人请求暂缓专利颁发;


4.申请人放弃申请(后又请求恢复申请)或者延迟缴纳授权费;


5.在发出放弃申请通知后2个月内,申请人未撤回通知或请求恢复申请;


6.未及时将临时申请转为非临时申请;


7.在审查员发出审查意见或授权通知书前1个月内提交初步修改或其他修改文件,导致审查员需要发出补充审查意见或补充授权通知书;


8.申请人提交的答复文本有遗漏;


9.答复文本提交后,又提交非审查员明确要求的补充答复文件或其他文件;


10.在专利审判和上诉委员会(PTAB)作出决定(该决定不包含新的驳回理由)或联邦法院作出裁决后,审查员发出审查意见或授权通知书之日前1个月内提交修改或其他文件,导致审查员需要发出补充审查意见或补充授权通知书的;


11.授权通知发出后,申请人又提交修改或其他文件(提交RCE的除外);


12.申请人向PTAB提交上诉通知后3个月内未提交上诉状;


13.授权通知发出后,申请人提出RCE(Request for Continued Examination);


14.自申请日或国家阶段开始之日起8个月内,申请仍未处于待审查状态;


15.延续申请(continuing application)产生的进一步处理程序;


16.提交IDS(Information Disclosure Statement)或因提交IDS而提出RCE,将不视为“申请人未尽合理努力完成专利申请”,前提是该IDS所含对比文件为首次引用,且申请人、发明人、代理人以及实质参与申请的其他个人收到相关通知的时间不得早于提交IDS前的30天。也就是说,如果IDS是在相关个人收到通知后超过30天才向USPTO提交的,则相应的延迟提交时间,会构成申请人延迟。

三、PTA适用对象


PTA制度不适用于外观设计专利,因为外观设计专利的保护期是自授权日起算,不受审查进程长短的限制。


PTA制度只适用于原始申请(original application),也就是非再颁的申请。原始申请包括继续申请、分案申请、部分继续申请(continuation, divisional, or continuation-in-part)。


需要注意的是,RCE(Request for Continued Examination,继续审查请求)不是一件新的申请,而是此前申请的继续,因此不适用PTA。而CPA (continued prosecution application,延续审查案)是一件新的申请,但自2003年7月14日起,CPA只适用于外观设计专利申请。因此,2000年5月29日至2003年7月14日提交的CPA申请,仍可适用PTA。[5]

四、PTA计算规则


PTA制度的法律规定,见于美国专利法第154(b)条和美国专利法实施细则第1.702—1.705条。


如前所述,PTA的计算公式为USPTO延迟天数—申请人延迟天数,且延迟期间不得重复计算。


此外,美国专利法实施细则第1.703条和第1.704条十分精细地规定了每一种延迟情形下应当如何计算延迟期间,从哪一天起算,截止到哪一天结束,都规定得十分明确。因此,PTA计算的具体规则非常复杂。


由于PTA计算规则复杂,加之专利保护期对权利人而言具有十分重要的意义,因此现实中,USPTO计算的PTA天数常常会引发权利人的质疑和诉讼。下期将为大家介绍2019年美国联邦巡回上诉法院判决的3个PTA案例。

注释:
[1]Mayo Found v. Iancu, No. 2018-2031, opinion. p2-4.
[2]35 U.S.C.§154(b)(1),即美国专利法第154(b)(1)条。
[3]35 U.S.C.§154(b)(2),即美国专利法第154(b)(2)条;
37 C.F.R.§1.704,即美国专利法实施细则第1.704条。
[4]美国专利法见于美国法典(United States Code, USC)第35卷,专利法实施细则见于美国联邦法规(Code of Federal Regulations, CFR)第37章。
[5]37 C.F.R.§1.702(f),即美国专利法实施细则第1.702(f)条;
M.P.E.P§2730,即美国专利审查程序手册(Manual of Patent Examination Procedure, MPEP)第2730条。