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日本大自达电线股份有限公司诉广州方邦电子股份有限公司侵害发明专利权纠纷案

发布日期:2022-05-07 点击:460

经典案例

日本大自达电线股份有限公司诉广州方邦电子股份有限公司侵害发明专利权纠纷案

2022-03-23  阅读10

摘要

 

方邦公司作为国内第一、全球排名前三的电磁屏蔽膜主要供应商,在上市前夕作为被告发生重大诉讼, 作为被告代理人,在代理此类案件时不仅需要考虑为当事人妥善管控诉讼风险,而且需要兼顾当事人诉讼的时效利益,因此在全面了解案情及当事人诉求的情况下,代理人需要删繁就简,聚焦重点,在案件重点争议焦点上充分准备证据,在非核心的争议问题上在权衡利弊的基础上要敢于决断取舍,从而使得案件代理在诉讼结果和当事人特别诉求间实现完美的平衡。

 

 

 

案情介绍

 

1

 

案件背景

 

大自达电线股份有限公司(以下简称“大自达公司”)创建于1945年,总部位于日本大阪,在2000年首先开发出电磁屏蔽膜。广州方邦电子股份有限公司(以下简称“方邦公司”)是新兴的具有自主知识产权的电磁屏蔽膜企业, 截至2017年,两者均是电磁屏蔽膜行业全球市场规模排名前三的企业。在方邦公司报送IPO(首次公开募股)材料前夕,大自达公司于2017年向广州知识产权法院提起了诉讼,指控方邦公司制造、销售的8款电磁屏蔽膜产品侵害其涉案发明专利权。要求方邦公司立即停止侵害其发明专利权,包括但不限于停止制造、销售、许诺销售侵害原告专利权的印刷布线板用屏蔽膜,并销毁专用于生产侵权产品的设备和模具,以及销毁所有库存侵权产品,并支付侵权赔偿,该侵权赔偿包括为制止侵权行为所支付的公证费、调查费、律师费等合理费用,共计人民币9,272万元。

 

 

 

2

 

涉案专利信息和被诉侵权产品

 

涉案专利信息如下:

 

专利名称:印刷布线板用屏蔽膜以及印刷布线板(见图1)。

 

申请人:大自达电线股份有限公司。

 

申请日:2008716日。

 

 

涉案专利权利要求8

 

“一种印刷布线板用屏蔽膜,其特征在于具有:单面表面的算术平均粗糙度是0.5 ~ 5.0微米的绝缘层;在所述绝缘层的所述单面表面形成的第一金属层,其中所述算术平均粗糙度是由1994 年的JIS B 0601 标准定义的算术平均粗糙度,所述第一金属层以沿着所述绝缘层的所述单面表面成为波纹结构的方式形成。”

 

 

 

3

 

方邦公司抗辩意见

 

笔者在代理方邦公司案件后,向国家知识产权局调取了专利审查档案,并根据调取的专利审查档案和涉案专利说明书,认为涉案专利权利要求中的“波纹结构”的范围应根据其专利说明书和专利审查档案的描述来解释。由于“波纹结构”这个特征是方邦公司的被控侵权产品与涉案专利唯一可能存在的区别特征,而且该特征也是涉案专利重要的区别特征,因此该特征的解释就成了本案的最关键的环节。

 

 

 

鉴于方邦公司的被控侵权产品金属层的表面的细微凹凸(被指控为“波纹结构”)是随机变化、无规律的、没有特定的形状、不具方向性,即自然形成的凹凸;笔者作为方邦公司代理人的抗辩意见是:根据涉案专利说明书和专利审查档案,可以明确涉案专利权利要求中的“波纹结构”是刻意制造的、具有特定形状的凹凸。因此无论如何理解涉案专利权利要求中“波纹结构”的形状,被控侵权产品都不可能落入涉案专利权利要求的保护范围。更何况大自达公司在涉案专利审查过程中通过自己的答复行为放弃了“波纹结构”的多个特定的形状,导致“波纹结构”的解释范围被进一步线索,因此被控侵权产品更不可能落入涉案专利的保护范围。

 

 

 

4

 

案件结果

 

一审广州知识产权法院经审理后认为,根据涉案专利审查的过程及内容,结合涉案专利说明书、附图以及工具书、教科书等公知文献,认定涉案专利争议特征第一金属层的“波纹结构”应解释为不应当包括随机变化的、无规律高低起伏的连续凹凸形结构。而方邦公司制造、销售的屏蔽膜产品的第一金属层的结构是随机变化的、无规律高低起伏的连续凹凸形结构,因此不落入涉案发明专利权的保护范围。

 

 

 

大自达公司不服,向广东省高级人民法院提起上诉。二审广东省高级人民法院经审理后认为,根据涉案专利说明书、附图以及审查档案, “波纹结构”作为涉案专利权利要求不可缺少的必要技术特征,至少应当是:相对规则,相对明显、相对平滑的连续高低起伏波动结构,排除因绝缘层表面凹凸不平而自然导致的金属层无规律性地高低起伏,亦排除不具有高弯曲性的大致平坦、锯齿形或连续的凹凸形结构。而从被诉产品149幅切片SEM图来看, 被诉产品金属层形状呈现无规律、随机起伏的特点, 结合前述对“波纹结构”的理解, 被诉产品显然不符合涉案专利的“波纹结构”, 不构成侵权。

 

 

 

大自达公司仍然不服,向最高人民法院申请再审,最高人民法院经书面审理后裁定驳回大自达公司的再审申请。

 

 

 

办案心得

 

由于本案是被告方邦公司上市过程中遭遇的重大诉讼,而且原告大自达公司是电磁屏蔽膜行业全球第一的公司,所以作为被告的代理人,不仅需要解决如何抗辩不侵权的问题,而且需要解决加快诉讼进程的问题。

 

 

 

首先为了加快诉讼进程,笔者在接受委托后首先尽快锁定本案的争议焦点,而在本案非主要争议焦点的问题上采取了相应的处理措施:第一,承认对方提交的鉴定报告中所有的检测数据,从而避免了再次委托技术鉴定而大大缩短了诉讼进程;第二,由于被告方邦公司在证据保全中所有财务账册均提交给了法院,因此主动向法院提交赢利数据大于原告诉讼请求的财务报告,从而避免了委托第三方财务账册审计而进一步缩短了诉讼进程。

 

 

 

其次,在主要的争议焦点,即是否构成侵权这个问题上,首先笔者调取了涉案专利的审查档案,并通过审查档案结合涉案专利说明书明确地对涉案专利权利要求的所争议的关键技术特征“波纹结构”的保护范围进行了有效的限制,并排除了不属于涉案专利保护范围的技术方案,从而使得法院公正地将看似构成侵权的被控侵权产品最终认定为不构成侵权。

 

 

 

笔者认为,作为诉讼案件代理人, 处理案件时必须删繁就简,首先找到案件可能争议的焦点,然后针对争议的焦点进行证据的相关准备和逻辑梳理。同时,为了实现诉讼目的,在诉讼策略上要在不损害当事人利益的情况下采取必要的诉讼手段,从而获取令当事人满意的结果。

 

 

 

小结

 

由于本诉讼发生在被告当事人上市前夕,笔者在代理该案件时不仅需要评估案件诉讼结果的风险,还需要考虑到案件处理进程的效率和速度,所以代理此类案件必须首先尽快抓住案件的关键重点,并且针对案件重点进行聚焦并进行相应的证据准备和逻辑梳理,同时为了保证当事人的特殊利益,必须有针对性地制定符合当事人实际的诉讼策略,这样就可以完美地兼顾案件诉讼风险的管控和当事人特别诉求。

 

 

 

事实上,由于本案诉讼策略制定方向正确并实施得当,删繁就简,聚焦重点,使得这样的重大复杂诉讼案件的争议焦点大大简化,从而使得诉讼进程大为缩短,案件经历一审、二审、再审三个审级也仅仅用了一年左右的时间,不仅最终为当事人获得了很好的诉讼结果,最重要的是,由于诉讼进程的缩短,使得该重大诉讼最终未对当事人方邦公司的上市进程产生影响,当事人方邦公司最终成功于2019722日在上海证券交易所科创板上市,成为我国第一批科创板上市公司。

 

 

 

法律链接

 

《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》

 

第三条人民法院对于权利要求,可以运用说明书及附图、权利要求书中的相关权利要求、专利审查档案进行解释。说明书对权利要求用语有特别界定的,从其特别界定。以上述方法仍不能明确权利要求含义的,可以结合工具书、教科书等公知文献以及本领域普通技术人员的通常理解进行解释。

 

 

 

第七条人民法院判定被诉侵权技术方案是否落入专利权的保护范围,应当审查权利人主张的权利要求所记载的全部技术特征。被诉侵权技术方案包含与权利要求记载的全部技术特征相同或者等同的技术特征的,人民法院应当认定其落入专利权的保护范围;被诉侵权技术方案的技术特征与权利要求记载的全部技术特征相比,缺少权利要求记载的一个以上的技术特征,或者有一个以上技术特征不相同也不等同的,人民法院应当认定其没有落入专利权的保护范围。

 

 

 

来源:《知识创富360°解读知识产权维权与运营68例》